Recientemente se ha conocido que la empresa Nestlé, titular de la marca “Nespresso” ha perdido la protección exclusiva que le otorgaba la marca registrada tridimensional que protegía las cápsulas individuales de café compatibles con sus máquinas de café.
 
Inicialmente y hasta 1996, dichas cápsulas fueron registradas y protegidas bajo la figura de la patente (derecho de propiedad industrial que protege las invenciones). Pero, ¿por qué se optó posteriormente por la protección a través de una marca tridimensional? Porque las patentes solo conceden una exclusividad en la fabricación y comercialización, durante un plazo limitado de 20 años. Una vez dicho plazo se alcanza, el invento pasa a formar parte del dominio público y cualquiera está legitimado para fabricarlo y comercializarlo.
 
Por el contrario, las marcas pueden otorgar una protección indefinida, si se renuevan cada 10 años. Por lo tanto, resulta mucho más interesante para el creador tener un registro de marca que de patente, porque ello le puede otorgar un monopolio por tiempo indefinido.
 
Tipos de marcas hay muchas. Pueden registrarse marcas nominativas (solo denominación), figurativas (solo un logo), mixtas (combinación de nominativas y figurativas), tridimensionales (como es el caso de las cápsulas objeto de controversia) y, en los últimos tiempos se hace referencia también a marcas sonoras, olfativas, gustativas e incluso táctiles, que se alejan de las marcas tradicionales y pretenden abarcar nuevos sectores y productos.
 
En este caso, Nestlé consiguió en el año 2000 proteger sus cápsulas de café bajo la cobertura de una marca tridimensional. Siendo así la protección podía extenderse por tiempo indefinido, lo cual le colocaba en una posición ideal frente a sus competidores.

Sin embargo, hace 10 años un tribunal de lo civil suizo anuló el registro de esta marca, argumentando que la forma de las cápsulas ya pertenecía al dominio público. Esto suele pasar con las marcas que se vuelven tan populares que pierden su distintividad. El consumidor ya no las identifica con el titular de la marca, sino que las usa para referirse, con carácter general, al producto en sí (otros ejemplos de este fenómeno lo encontramos con “Kleenex”, “Rímel”, “Albal”, etc).

• Ante dicha sentencia, Nestlé recurrió a instancias superiores que han determinado finalmente que no es posible proteger dichas cápsulas bajo una marca porque: “una forma no puede registrarse como marca si necesariamente debe ser asumida por un competidor que desee comercializar un producto similar”.
  Una explicación a esto la encontramos en el artículo 5 de la Ley Española de Marcas (Ley 17/2001) que, al referirse a las prohibiciones absolutas de registro de marca, se refiere en su apartado e) a los signos: “constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto.”
   
  En este caso, el quid de la cuestión estaría en que dichas cápsulas de café deben necesariamente tener dicha forma (la que se pretendía monopolizar por Nestlé) para poder ser usadas en las cafeteras de cápsulas de competidores de Nestlé.
   
  Volviendo a la prohibición del artículo 5 e) de la Ley española de marcas, vemos pues que la prohibición se puede desglosar en dos supuestos:
   
  - Un signo compuesto exclusivamente por formas o características impuestas por la naturaleza misma del producto. Por ejemplo, no se podría registrar como marca tridimensional para comercializar manzanas, la forma de una manzana, sin ningún elemento particular adicional que le dote de distintividad. Sin embargo, Adidas pudo registrar la pelota del mundial de la FIFA Rusia 2018 (la “Teslar”), porque presentaba unos relieves y textura particulares, que la distinguían de otras pelotas de futbol.
• Un signo cuya forma o característica del producto sea necesaria para obtener un resultado técnico. Es decir, quedaría en entredicho la posibilidad de registrar como marcas tridimensionales productos con una funcionalidad técnica. Precisamente, esta prohibición busca garantizar que las empresas no puedan usar el derecho de marcas para perpetuar, sin limitación en el tiempo, derechos exclusivos sobre invenciones o soluciones técnicas. Cuestión distinta es si lo que se pretende proteger no es solo una forma funcional, sino que presenta, además, elementos ornamentales o de fantasía, con un papel o peso relevante, que le conceden distintividad.

 
En el caso de las cápsulas Nespresso, los Tribunales han decidido finalmente, que se trata de un producto con una mera funcionalidad técnica y que, por lo tanto, una vez agotado el plazo de 20 años que otorga una patente, no se puede impedir que competidores de Nestlé lo fabriquen o comercialicen.

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